浅谈外观设计简要说明中“设计要点”的作用文/北京集佳知识产权代理有限公司
　　如何确定外观设计专利权的保护范围一直是专利实践中的难点，对于专利法及其实施细则的原则性规定，如何在专利无效审查和侵权判定中准确地应用，在业内一直存在认识上的分歧，从近年来已经生效的一些具有较大影响的案例中，我们似乎也很难归纳出一个比较令人信服的相对统一的标准，在部分案例中专利复审委员会和法院之间甚至表现出了完全对立的观点。为此，在专利法的第三次修改过程中，立法者试图通过完善目前的法律规定来解决这一问题，其中很重要的一点就是将外观设计简要说明作为外观设计专利申请的必要文件，意在通过其中记载的“设计要点”来有助于合理界定外观设计的保护范围。
　　那么，申请人在外观设计简要说明中所声称的“设计要点”究竟是一种什么地位呢？其作用是否相当于发明专利权利要求中的技术特征，而限定外观设计的保护范围？对此，业界似乎没有统一的认识，本文谨就此提出一些浅见，希望与大家进行交流一些观点。
　　根据新专利法施行后专利局对外观设计简要说明的撰写要求，在外观设计简要说明中必须包括外观设计产品的名称、用途以及外观设计的“设计要点”，并要指定一幅最能表明“设计要点”的图片或者照片。其中，外观设计产品的名称、用途主要用来确定外观设计产品的类别，而“设计要点”是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合，或者色彩与形状、图案的结合，或者部位。
　　从上述关于“设计要点”的说明可以看出，“设计要点”是申请人将其所认为的外观设计区别于现有设计的部分（即具有独创性的部分）用文字加以描述，在图片或者照片之外，用文字性的表述进一步向公众明确传达外观设计专利的具有独创性的部分的设计信息。这样就产生了一个问题，即图片或者照片所传递的外观设计信息与文字描述的“设计要点”之间究竟是什么样的关系，文字描述的“设计要点”是否构成了对外观设计图片或者照片的限定，而当文字描述的“设计要点”未能全部涵盖外观设计图片或者照片所包含的设计信息时，是否构成了对于相关部分设计内容的放弃？
修改后的专利法第59条中规定：“外观设计专利权的保护范围以表示在图片或者照片中的该外观设计专利产品的外观设计为准，简要说明可以用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计。”
　　对于该条文，应该理解为，在界定外观设计专利的保护范围时，其主要依据仍然是外观设计图片或者照片，而简要说明的作用仅在于界定权利范围时起到辅助作用，帮助公众更好地理解外观设计的内容，有助于准确地确定外观设计产品的类别，有助于明确外观设计相对于现有设计的主要改进之处。但是由于语言表述本身具有其局限性，相对简要的文字叙述难以完全涵盖外观设计图片或者照片中包含的丰富的设计信息，而且申请人在提交外观设计专利申请时对于当时相同或相似产品的设计的认识有其局限性，其在申请时所声称的某些所谓“设计要点”很可能已经属于现有设计。此时，没有用文字记载在该“设计要点”中、但体现在外观设计图片或者照片中的具有独创性的设计要素就会成为该外观设计区别于现有设计的设计特征，成为该外观设计实质上的“设计要点”。
　　因此，笔者认为，即使在申请人基于专利法的相关规定提交了外观设计简要说明，在该外观设计简要说明中用文字书面声明了外观设计的“设计要点”的情况下，外观设计专利的保护范围也依然取决于外观设计图片或者照片，而不受到该“设计要点”的限制，应该与专利法修改之前没有本质上的差别。也就是说，外观设计专利的保护范围取决于外观设计的实质上的“设计要点”，而外观设计的实质上的“设计要点”是通过将外观设计图片或者照片中的该外观设计专利产品的外观设计与现有设计进行比对来确定的，申请人所提交的外观设计简要说明中所记载的“设计要点”仅仅是在进行上述比对时用于解释图片或者照片所表示的该产品的外观设计的辅助信息，无论在专利无效审查过程中、还是在专利侵权判定过程中，都不能仅根据申请人基于申请时的认识水平所声称的所谓“设计要点”来界定外观设计专利的保护范围，因为外观设计的主要设计信息归根到底还是通过外观设计图片或者照片展示给公众的，其保护范围的界定依据也只能是外观设计图片或者照片，而非其他。笔者认为，这才是专利法的立法本意所在。
　　与此相对，在业界似乎有一种观点，即外观设计简要说明中“设计要点”的地位相当于发明专利权利要求中的技术特征，判断外观设计是否相同或相近似时，要根据被比设计是否包含“设计要点”的内容来进行。
　　在日最高人民法院发布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第12条中提出，“被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上足以造成相关公众混淆的，人民法院应当认定被诉侵权设计与授权外观设计相似。被诉侵权设计不包含授权外观设计的设计要点的，应当认为被诉侵权设计与授权外观设计在整体视觉效果上不会造成相关公众混淆”。并提出，“人民法院可以参考外观设计的简要说明认定设计要点”。也就是说，将外观设计简要说明中的“设计要点”视为相当于发明专利的权利要求中的技术特征，沿用发明专利侵权判定中的全面覆盖原则来界定外观设计专利的保护范围。
　　笔者认为上述观点不恰当地认定了外观设计中简要说明中“设计要点”的地位，将其重要性置于主要反映外观设计产品的设计信息的外观设计图片或者照片之上，颠倒了向社会公众传达外观设计信息的载体之间的主次关系，是不妥当的。基于笔者前面的分析，外观设计简要说明中“设计要点”的作用应该仅在于进行外观设计比对时提供一个参考，其仅仅部分反映了申请人对申请时的设计水平的认识，不能仅由这些文字描述代替主要承载了外观设计信息的外观设计图片或者照片来界定外观设计的保护范围，外观设计的保护范围归根到底应该取决于外观设计图片或者照片，外观设计相同或相近似的判断还是应该基于外观设计图片或者照片，遵循在长期实践中确定下来的“整体观察、综合判断” 的方式，观察外观设计图片或者照片中的该外观设计专利产品的外观设计与被比设计之间的差别对于产品外观设计的整体视觉效果是否具有显著的影响，从而判断外观设计与被比设计是否相同或者相近似。只有这样，才能使申请人针对现有设计作出的贡献得到客观地评价，不因为其在提出申请时对于当时的设计水平的认识偏差而遭受不应有的损失，才能公正、合理地对待申请人的独创性设计，推动外观设计水平的发展，符合外观设计专利制度的本意。此篇文章由北京集佳知识产权代理有限公司版权所有,转载请注明出处 &&&&&
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　　——评析中国绍兴黄酒集团有限公司诉商标评审委员会、中粮酒业公司商标异议复审行政案
被异议商标
第.7号外观设计专利
　　本案要旨
　　申请注册商标的行为虽不属于我国现行专利法规定的侵犯外观设计专利权的行为，但我国商标法规定申请注册商标不得损害他人现有的在先权利的立法目的在于解决商标权和在先权利的冲突，基于我国商标法的特别规定，申请注册商标的行为可以构成对他人在先外观设计专利权的侵犯。平面标贴类外观设计主要是起到标识商品来源的作用，与商标的功能无本质区别，判断是否侵犯其外观设计专利权时，对于类似商品的认定，不宜将外观设计专利商品认定为是标贴，而是应当根据在案证据，考虑实际使用标贴的容器内的商品类别。若诉争商标指定使用的商品与容器内商品相同或者类似，可能导致消费者混淆误认，则应认定为违反商标法不得损害他人现有的在先权利的规定，不应予以核准注册。
　　日，中粮酒业公司提交的第.7号外观设计专利申请（如图）被授权公告，使用该外观设计的产品名称为瓶贴。
　　日，中国绍兴黄酒集团有限公司（下称绍兴黄酒公司）向国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）申请注册被异议商标（如图），申请号为第6630010号，指定使用商品为第33类果酒（含酒精）、烧酒、黄酒等。 & & & & &
　　被异议商标经初步审定公告后，在法定异议期内，中粮酒业公司向商标局提出商标异议申请，请求不予核准被异议商标注册。商标局裁定被异议商标予以核准注册。中粮酒业公司不服该裁定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）提出异议复审请求。中粮酒业公司在异议复审阶段提交了使用该外观设计专利的实物照片、销售合同、广告合同及外观设计专利权证书等证据。日，商标评审委员会作出裁定，认为：被异议商标侵犯了中粮酒业公司的外观设计专利权，违反了根据日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条有关保护在先权利的规定，裁定：被异议商标在复审商品上不予核准注册。绍兴黄酒公司不服，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
　　北京市第一中级人民法院认为，绍兴黄酒公司未经许可，在同一种或类似商品上，将中粮酒业公司享有专利权的外观设计申请注册为商标，侵犯了中粮酒业公司的外观设计专利权，违反了第二次修正的商标法第三十一条有关“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利”的规定，判决：维持商标评审委员会的裁定。绍兴黄酒公司不服，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院判决：驳回上诉，维持原判。
　　有观点认为，我国商标法规定的“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”是一个类似冲突规范的规定，即判断是否构成损害他人现有的在先权利时，应根据在先权利类型先转致相应的部门法，再在相应部门法之下判断是否构成侵权。按照此种思路，在先权利为外观设计专利权时，诉争商标是否予以核准注册应在专利法体系下判断是否构成侵权。我国专利法第十一条第二款规定，“外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品”。根据上述规定，我国专利法规定的侵犯外观设计专利权的行为并不包括使用行为，亦无其他侵犯专利权行为的兜底性条款，申请注册商标因不属于4种侵权行为之一，不构成我国专利法规定的侵权行为，因此不构成我国商标法规定“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”之情形。显然，这种逻辑推论不够严谨。回到商标法体系之下，我国商标法规定“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”立法目的是为了解决商标权和在先合法权利的冲突，损害权利的行为不能与侵犯权利的行为划等号。根据在先权利的类型，包括著作权、商号权益、姓名权、肖像权、知名商品特有名称或包装装潢、外观设计专利权等，可以区分为标识性权利、智力成果性权利和人身性权利。作为标识性权利，比如商号权益、知名商品特有名称或包装装潢和外观设计专利权，商标法解决与其冲突的目的在于避免混淆。换句话说，如果将他人的外观设计专利注册为商标，可能导致相关公众误认为与外观设计专利权人之间有特定联系，我国商标法为避免混淆故禁止注册。综上，我国商标法中“申请注册商标不得损害他人现有的在先权利”的规定并非简单的一个冲突规范，申请注册商标的行为不构成专利法规定的侵权行为，不意味着未构成商标法规定的损害在先权利的行为。
　　该案争议焦点是诉争商标是否侵犯瓶贴外观设计专利权。判断诉争商标是否侵犯其外观设计专利权时，虽然如前文所述损害权利不等同于侵犯权利，但从避免混淆的角度来看，仍应判断诉争商标指定使用的商品与外观设计专利权的商品是否构成相同或类似商品。有观点认为瓶贴作为在先外观设计，其商品即为瓶贴，若诉争商标不是指定使用在平面标贴或类似商品上，则不构成对涉案外观设计专利权侵犯。另有观点认为，判断诉争商标指定使用的商品与瓶贴外观设计商品是否类似时，应当考虑使用容器内的商品类别。平面标贴类外观设计作为标识性的在先权利，客观上就是起到标识商品来源的作用，根据日第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国专利法〉的决定》第三次修正的专利法对平面印刷品的图案、色彩或者二者结合作出的主要起标识作用的设计在不再授予专利权，原因在于其与商标的功能并无实质性差别。平面标贴类外观设计在发挥标识商品来源的功能时，消费者识别的不是标贴本身，而是标贴所在容器内的商品。因此，即使外观设计专利授权产品是瓶贴，判断诉争商标是否侵犯瓶贴外观设计专利权时，对于商品类似的判断，应当在我国商标法的体系下，考虑瓶贴外观设计专利的特殊性以及我国商标法设置不得损害在先权利规定的立法目的，对诉争商标指定使用的商品与容器内的商品进行类似商品的判断。
　　该案中，异议申请人中粮酒业公司在异议复审阶段提供的证据可以证明其在瓶贴外观设计实际使用在黄酒商品的外包装上，被异议商标指定使用的商品与黄酒构成相同或者类似商品，被异议商标标志与在先外观设计整体比较亦相近似，因此，被异议商标侵犯了中粮酒业公司的在先外观设计专利权。
　　（亓蕾 &作者单位：北京市高级人民法院）
本文转自罗云律师网由“方型瓶”立体商标争议案引发的对外观设计专利权与立体商标权交叉保护的思考-商标专利-论文联盟
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由“方型瓶”立体商标争议案引发的对外观设计专利权与立体商标权交叉保护的思考
来源：论文联盟&
由&方型瓶&立体商标争议案引发的对外观设计专利权与立体商标权交叉保护的思考
　　1、事件回顾　　&国内立体商标争议第一案&&&&方型瓶&立体商标争议案引发了各界关于外观专利权与商标权的广泛大讨论。事件一方的味事达公司，从1983年就开始沿用该包装，2004年就为使用的方型瓶外观设计专利，之后又多次为使用的瓶贴申请外观设计专利，并在视图中提交了带有瓶贴的使用状态参考图。另一方的雀巢公司，2007年获准注册该&方型瓶&为立体商标。　　2008年10月，雀巢公司向国内几十家调味品企业发出警告或向部门进行投诉，主张上诉企业的酱油包装瓶侵犯其&方型瓶&立体商标权，要求有关企业停止侵权行为。　　开平味事达调味品有限公司接到警告后，迅速做出反应，采取积极措施应对雀巢公司的侵权指控，就&方型瓶&的立体商标权向商评委提出争议，希望撤销注册商标。　　2010年7月，商评委维持了争议商标注册，驳回味事达公司撤销立体图商标的请求。　　味事达公司不服裁定，向北京市一中院提起行政诉讼。2010年12月，一审法院判决认定，商评委在争议商标裁定过程中存在程序违反，判令重新进行争议商标裁定。　　2011年8月，商评委在纠正程序错误的基础上重新做出裁定，仍然维持该立体图商标注册。随后味事达公司再次将商评委起诉到北京市一中院。　　日，北京市一中院判决撤销国家工商总局商标评审委员会作出的商标争议裁定。　　从这场备受关注的立体商标争议案件不难看出，事件双方之一的雀巢公司拥有&方型瓶&的商标权，另一方的味事达公司拥有外观设计专利权。当这两种权利在不同权利人手中时，就造成了商标权与外观设计专利权之间的冲突。争议的焦点&方型瓶&作为酱油产品包装即能够得到外观设计专利保护，同时也可以受到商标法的本文由联盟收集整理保护。但究竟这两种权利有何不同？权利人在寻求保护时，面对这两种制度又应当如何选择？　　2、外观设计专利权和商标权的区别　　2.1功能和作用的不同　　外观设计专利是直接保护产品的形状、图案、色彩或者其结合，主要起美观和装饰的作用，用于激发顾客购买。立体商标通常用作产品外包装，通过商标的特有属性&&显著性和识别性以达到与同类产品相区别，以及识别产品服务来源的目的。因此，商标的识别性特别重要，外观设计虽然具有一定的标识性，但更注重的是商品的美感和装饰性。　　2.2受法律保护的条件不同　　外观专利的获得，除需满足专利法第二条第四款针对保护客体的规定外，专利法第二十三条第一款还对新颖性做出要求，明确申请专利权的外观设计应当不属于现有设计；也没有任何单位或者个人就同样的外观设计在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公告的专利文件中。也是外观专利审查中的实质性条款。　　商标法第十二条规定，以三维标志申请注册商标的，仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状，不得注册。三维标志要想注册为立体商标，除了需要满足上述条件外，还必须具有显著性，这也是商标注册的基本原则。立体商标仅有指定使用商品通用或者常用的形状、包装物或者整体不能起到区分商品来源作用，以及申请人提交的商标图样难以确定其三维形状的，判定为缺乏显著特征。除此之外，商标在初步审定后，还必须经过异议期才可得到。　　2.3受法律的保护不同　　根据专利法第五十九条第二款规定，外观设计专利权的保护范围是以视图中表示的产品为准，简要说明起辅助说明作用。专利法第四十二条规定，外观设计专利权保护的年限为从申请日起算的10年。保护期满，该外观设计进入共有领域。　　商标的保护范围比较宽，其保护范围不仅包括在核准的商品或服务上，还包括在同一种商品或类似的商品上使用的，与其注册商标相同或近似的商标。商标的有效期自核准注册之日起算虽也为十年，但与外观专利不同的是，商标是可以续展的。有效期满，需要继续使用的，在期满前六个月内申请续展注册，每次续展注册的有效期为十年。权利人可长久拥有该立体商标的独占权。　　3、外观设计专利权和商标权的优劣势　　尽管立体商标在保护范围和保护年限较外观专利存在优势，注册立体商标也存在着一定的问题，相比较而言，外观设计专利权也有其自身的优势。　　3.1注册立体商标存在的问题　　3.1.1立体商标的显著性难以判断　　对于显著性的判断一直是商标审查中比较难以界定的难题。案件存在争议的一个焦点还在于&方型瓶&是否具有商标所要求的显著性。无论是雀巢还是味事达公司都不是唯一使用&方型瓶&作为酱油包装瓶外观的公司。　　本案中雀巢公司的方型瓶立体图商标权的获得也是一波三折，1995年国际注册后，日在中国提出后期指定领土延伸，但一开始商标局就驳回了该申请。雀巢公司随即向商评委提出了复审请求。2007年商评委所做出的复审决定中一开始认为：方型瓶通常作为调料品的外包装，会使购买者认为仅是一种容器，缺乏作为商标的显著性和识别性。但由于雀巢公司在复审中提供了大量的使用证据，证明了该立体图商标具备显著性特征，并且通过长期的使用已经可以起到区分不同服务来源的作用。因此方型瓶的立体图商标经过了初步审定，由国际局进行注册公告。但由于国内企业很少关注国际公告，导致异议期内并未有企业提出异议，雀巢公司的方型瓶立体图商标最终获准注册。因此对于雀巢公司申请注册的方型瓶立体商标是否存在显著性也一直是本案争议的焦点。
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内容分类导航为自用目的制作招牌是否侵犯外观设计专利权-中国知识产权报---要闻回顾
为自用目的制作招牌是否侵犯外观设计专利权――评王征宇诉武汉市小山城餐饮有限公司侵犯外观设计专利权纠纷案作者：赵千喜转贴自：点击数：2396更新时间： 16:04:30录入者：案号：（2012）鄂武汉中知初字第2173号（2013）鄂民三终字第145号【裁判要旨】店面招牌属于经营者的营业标识而非属于工业生产的产品，为避免商标权和外观设计专利权的冲突，对有关店面招牌的设计不宜授予外观设计专利权。但在该招牌设计已获专利授权并被宣告无效之前，其他经营者未经许可制作并使用招牌仍构成专利侵权，应承担停止制作、销毁侵权招牌并赔偿经济损失的责任。【案情介绍】原告王征宇系餐饮行业从业者，在武汉等地开设有多个名为“东北人烤肉”的餐饮店。日，其提出1件有关店面招牌的外观设计专利申请，并于日获得授权（专利号ZL.8）。该招牌设计整体呈长方形，中间自左向右横向排列“东北人烤肉”五个行楷字，其中“东北人”三个字为白色，“烤肉”两个字为红色，“东北”和“烤肉”两个字的大小相当，中间的“人”字字体稍大；招牌的边框为红色，底色为黑色。被告武汉市小山城餐饮有限公司（下称小山城公司）也从事餐饮服务，该公司位于武汉市江汉区武商路的店面于2011年8月开始装修，装修后的店面门头安装有“东北人烤肉”的招牌。该招牌与王征宇获得专利授权的设计相比，该招牌除将“东北”两个字变为红色，招牌底色变为咖啡色外，其他的设计特征基本相同。王征宇认为，小山城公司在未经授权的情况下，制作、使用“东北人烤肉”的店面招牌经营烤肉，给其造成了极大的经济损失和声誉影响，请求法院判令小山城公司：1、立即拆除“东北人烤肉”店面招牌，不得再使用与授权设计相同或近似的店面招牌，并赔礼道歉，消除影响，恢复名誉；2、赔偿经济损失10万元；3、承担诉讼费、公证费、律师费等维权费用。武汉市中级人民法院一审认为：从整体视觉效果上判断，小山城公司制作使用的招牌与王征宇获得授权的外观设计无实质性差异，落入涉案专利权保护范围。但在进行专利侵权判定时，还需结合侵权行为人实施专利的目的来进行判断。小山城公司并非专门生产制作招牌的企业，其制作招牌系以自用为目的，明显不具有营利性。同时，外观设计专利权在性质上属于创新成果类型的知识产权，而非识别标记类型的知识产权，是否导致相关消费者对产品或服务的来源产生混淆和误认不属于判定外观设计专利侵权时应予考虑的因素。小山城公司制作、使用“东北人烤肉”招牌并未违反专利法的规定，不构成专利侵权。遂判决：驳回王征宇的全部诉讼请求。一审宣判后，王征宇不服向湖北省高级人民法院提起上诉。湖北省高院二审认为：小山城公司虽非生产制作招牌的企业，但其委托他人制作侵权的“东北人烤肉”招牌，在其与制作者之间形成委托合同关系，而委托事务造成的法律后果应由作为委托人的小山城公司承担。虽然外观设计专利权并不具有禁止他人使用外观设计专利产品的效力，但并不能阻却小山城公司委托他人制作被控侵权招牌的行为侵权的认定。而且小山城公司制作招牌的目的是为其经营中餐类制售活动服务，对小山城公司主张的并非出于生产经营目的实施专利因而不构成侵权的抗辩理由不予支持。二审法院遂改判：1、撤销一审判决；2、小山城公司停止制作侵权招牌，并拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌；3、小山城公司赔偿王征宇经济损失1万元并负担其维权合理开支1.5万元。【法官评析】在商业经营活动中，经营者将自己的名称字号或经营服务项目制作成招牌悬挂于经营场所以招徕顾客，可谓习以为常的事情。如若该经营者欲独占性的使用其字号或表示其经营服务项目名称的某个文字标识，则可以向国家工商行政管理总局商标局申请商标注册，并在取得注册后依商标法来保护该文字标识，此亦为惯常的商业做法。但倘若该经营者就该文字标识申请注册商标而不得时，其是否可以另辟蹊径，将带有自身名称字号或经营服务项目名称的招牌设计申请外观设计专利，进而依专利法来获得对该文字标识的独占性使用权利，则颇有争议。本案湖北省两级法院就同一事实作出的截然相反的判决，很好的诠释了利用外观设计权保护店面招牌时可能引发的争议。一、人民法院能否因外观设计专利权具有被宣告无效的理由而直接裁决不支持侵权指控本案一审时，小山城公司曾抗辩王征宇所拥有的外观设计专利权本身有严重瑕疵，存在被宣告无效的可能。一审法院在裁判时也注意到，招牌作为营业性标识，大多是商家自行制作的具有个性化的标识，在严格意义上并不属于适宜工业化批量生产的产品范畴，对招牌设计授予专利权与专利法对外观设计的定义不太相符。同时，修订后的专利法第二十五条第一款第六项规定，对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计，不授予专利权。笔者认为，招牌作为经营者的营业标识而非经营者向消费者提供的产品或服务本身，同主要起标识作用的产品包装袋、瓶贴、标贴等二维印刷品的功能相类似，同理也不应授予专利权。但在本案诉讼过程中，小山城公司却未向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告本案专利权无效。在此种矛盾僵局之下，考虑到现行法律并未赋予人民法院在侵权民事诉讼中对专利权的有效性进行直接评判的权利，一审法院最终还是按有效专利来继续本案审理，二审法院对此亦持相同立场。本案两级法院未主动以涉案专利权存在无效理由而直接裁决驳回权利人的起诉，显然是遵循我国现行专利无效宣告审查制度的结果。但对类似于本案这样专利权有效性明显存在争议的案件，人民法院如不能以专利权明显具有宣告无效的理由而裁决驳回起诉，将导致被控侵权人有关专利授权不当的抗辩主张得不到实质性的回应，并造成被控侵权人必须另行提起无效宣告审查程序方可能摆脱侵权指控的情势。另外，将明显具有无效理由的专利权在宣告无效之前视作有效专利权并依此进行裁判，虽不违背现行法律的规定，但倘若该专利权最终因被控侵权人提出的抗辩理由而被宣告无效，反过来还是会影响侵权民事裁判结果的权威性。为此，最高人民法院最近在《中国法院知识产权司法保护政策（讨论稿）》中也提出，对明显具有无效或者可撤销理由的知识产权，权利人指控他人侵权的，可以考虑尝试根据具体案情直接裁决不予支持，无需等待行政程序的结果。而本案受诉法院未以涉案专利明显存在无效理由而裁决驳回起诉，在保证裁判前提稳妥性的同时却可能错失了一次尝试探索的机会。二、被控侵权人出于自用目的而制作外观设计专利产品是否属于“为生产经营目的”实施专利按照专利法第十一条第二款的规定，外观设计专利权被授予后，任何单位和个人未经专利权人许可，都不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。但对出于自用目的制造获得外观设计专利授权的产品是否构成侵权，则有不同的看法。有观点认为，只有在行为人往复性的制造、销售外观设计专利产品并意图通过该制造、销售行为直接获取利益时，才能认为属于为生产经营目的实施专利；如行为人仅供本单位或个人自行使用而非对外销售之目的，即使未经专利权人的许可实施专利，也不能认定为专利侵权行为。另一种观点则认为，为生产经营目的实施专利不能仅限定于通过制造、销售专利产品而谋利的行为，只要行为人未经专利权人许可实施了制造专利产品的行为，不论其是出于对外出售专利产品获利的目的还是出于自用的目的，均构成侵权。对此，最高人民法院2003年发布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（会议讨论稿）第二十六条曾规定，专利法第十一条所称“为生产经营目的”，是指为工农业生产或者商业经营等目的，不限于以营利为目的，但不包括个人使用或者消费目的。该条规定虽最终未纳入司法解释出台，但其从正反两个角度对“为生产经营目的”的含义进行了界定，在实践中可以参考适用。参照该条之规定，即便被控侵权人日常的经营行为并非制造专利产品，也不论该行为人制造该专利产品是否有获利之意图，只要其实施了制造行为，即可构成专利侵权；除非该行为人是个人，并且其制造专利产品的目的是供个人使用或者消费。一审法院认定小山城公司的行为不构成侵权，实际上将专利法第十一条第二款中“为生产经营目的”制造外观设计专利产品的行为作了限缩性的理解，即将该行为限定于制造外观设计专利产品并通过销售该产品获利的范围之内，而排除了经营者制造外观设计专利产品并通过商业性使用该产品谋利的行为。在认定涉案专利权有效的前提下，一审法院基于上述理解作出的不侵权认定，虽然弥补了不能以涉案专利权存在无效理由而直接驳回权利人起诉的缺憾，但却有不当限缩专利侵权行为范围之嫌。相较之下，二审法院对“为生产经营目的”的理解与上述第二十六条规定的内容相同，其有关小山城公司制作招牌构成侵权的判定更能顺应司法裁判对形式正义的要求。三、人民法院能否判令侵权人拆除或销毁正在使用的侵害外观设计专利权的产品从侵权责任承担方式上分析，二审法院判令小山城公司承担停止制作侵权招牌、赔偿经济损失的侵权责任，形式上是符合事实认定与责任承担的逻辑顺承关系的；但判令小山城公司拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌，则不仅存在侵权责任承担方式超越裁判所认定的侵权行为类型之潜在矛盾，还面临缺乏裁判依据的窘境。按照专利法第十一条第二款的规定，未经许可制造专利产品可以构成专利侵权，而使用外观设计专利产品则并不构成侵权。小山城公司将制作完成的招牌悬挂于店面门头招徕顾客，从行为属性上分析属于使用外观设计专利产品的行为，二审判决要求小山城公司拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌，不仅与使用外观设计专利产品不侵权的立法规定相悖，在客观上还赋予了外观设计专利区分产品或服务来源的效果，扩大了专利权所保护的客体。当然，如不判决小山城公司拆除店面正使用的“东北人烤肉”招牌，可能导致专利权人提起本案侵权诉讼的主要目的落空。但导致此种矛盾的症结在于专利权人自己带有投机取巧性质的专利申请行为等因素。人民法院不宜突破专利法的规定而判令侵权人拆除或销毁正在使用的侵害外观设计专利权的产品。因此，从司法审判角度来说，对有关店面招牌的外观设计不宜授予专利权，这不仅与专利法促进产品本身外观的创新水平之立法精神相悖，还会增大外观设计专利权与商标专用权相冲突的情形，在一定程度上也加大了司法裁判的难度。笔者建议，当权利人因他人未经许可使用相同招牌而提起侵权诉讼时，应引导权利人依循商标侵权或反不正当竞争等途径来捍卫自身的合法权益。（作者单位：武汉市中级人民法院）
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